“走出去”和“引进来”一直都是改革开放的主旋律之一。改革开放40周年以来，中国在引进外商投资和推进中国企业走出去方面取得了巨大的成绩，中国的对外开放水平达到了新的阶段。与此同时，知名商标在海外被抢注事件频发，如广东省汕头市澄海区的玩具礼品企业在智利被抢注，镇江香醋商标在韩国被抢注、王致和商标在德国被抢注等相关新闻屡屡见诸报端，商标抢注已成为中国企业“走出去”的“拦路虎”。

　　外企在华商标诉讼对我国企业海外商标维权的启示

　　我国企业在“走出去”过程中面临着较大的品牌维权压力，在诉讼领域，除了主动发起商标侵权诉讼，还要积极应对抢注者发起的侵权诉讼，以及对抢注者提起商标无效等诉讼。外企在华商标维权也面临着相似的问题，其管理水平高、诉讼能力强，相关做法、经验值得我国政府、企业借鉴。

　　一、我国企业海外维权状况

　　相比于商标直接侵权，我国企业海外商标维权的主要对象和困难是他人商标抢注，相关案件除少部分获得救济外，大部分多以高价收购、更改标识称或退出市场等收局，海外维权困难重重。

　　1、受害类型广泛。从标识行业看，除制造业强品牌如华为HUAWEI、海信Hisense、联想等之外，食品、餐饮老字号如王致和、狗不理、桂发祥十八街等也是重灾区;从标识类型看，无论是一般商品、服务商标，还是龙井、碧螺春等集体商标、证明商标都受到广泛侵害;从侵权地域看，既有欧美、日韩等发达国家市场，也涵盖了东南亚、非洲等发展中市场。

　　2、侵害主体多样。一是商业主体抢注，以通过出售商标赚取经济利益的公司或个人通过批量注册他人商标或其他标识，再要挟权利人购买以获取利益，该抢注主体多有国内或华人背景，如德国华人零售公司抢注恰恰、今麦郎等商标案;二是代理商抢注，部分生产、销售、或提供服务企业的代理商以自己名义抢注许可方商标，如日本餐饮代理商抢注狗不理商标案;三是竞争者抢注，同行竞争企业为阻碍相关主体进入市场而抢注商标，如西门子公司在德国抢注海信Hisense字母商标案。

　　3、应对措施乏力。一是出资购买商标，向抢注者支付费用后，将相关商标转让至自己名下;二是变更商标内容，如联想初始英文名称Legend被注册后变更为臆造词Lenovo;三是放弃相关市场，如英雄钢笔商标在日本被抢注后，因不愿支付抢注者费用，最终退出该市场;四是开展诉讼维权，虽然坚持诉讼维权的企业日益增多，但维权成功案例总体比例有限。

　　4、反映出的问题。一是缺乏商标战略意识，缺乏“海外进军，商标先行”的商标布局，未注册商标或注册不及时，商标注册检索能力差，后续维权常陷入被动;二是市场调查和维权能力差，缺乏对相关国家法律了解，欠缺证据收集意识和能力，诉讼维权意愿薄弱;三是缺乏国家和机构层面的维权工作支持，未形成国家、协会层面的维权合力及影响力。

　　二、外企在华诉讼维权状况

　　现阶段，在华外企除打击商标侵权手段更多样外，在应对商标抢注后的侵权应诉以及主动发起对抢注主体的商标无效诉讼，以维护自身商标权益方面具有较多的手段、能力和经验，维权成功率较高。试举三例：

　　案例一：淘宝城售假案 被告人李某作为韩城公司实际控制人，在负责“淘宝城”商铺出租及日常管理中，明知店铺售假，并通过收取“扩大经营费”、统一组织人员装修暗格及隐蔽们等情形，造成规模性销假态势，2010年11月至2013年5月间商场内商户因售假被判有罪案件即有33件，涉案金额3亿元。法院经审理后认为，李某作为市场管理方实际控制人，万某作为提供装修服务的共犯被起诉，最终被判决相应的刑期并处罚金。

　　案例二：维多利亚的秘密商标侵权案 原告斯科塞斯公司、毛某诉案外人维密公司在华进口、代理商吉诗美公司和万事达公司，认为两者在专卖店中销售的香水等产品侵害了其对“sheerlove十分爱”等文字、图形商标享有的权利。法院经审理后认为，原告及关联主体注册了近八百件与境外知名香水等品牌相同或近似的商标，存在误导公众、谋取利益之故意，确认了维密公司对相关产品产品包装的在先著作权，驳回了商标注册人的侵权诉请。

　　案例三：乔丹姓名权案 中国乔丹公司注册有“乔丹”“QIAODAN”等商标，美国公民即篮球明星乔丹以相关商标损害其在先姓名权为由提起商标无效诉讼，一审二审中其诉请均被驳回，再审审理中，法院认为涉及中文“乔丹”的三件商标损害了美国公民乔丹的在先姓名权，应予撤销，涉及拼音“QIAODAN”的商标及相关组合商标，因美国公民乔丹不享有姓名权，未损害在先姓名权故予以维持。

　　案例一系侵害商标权刑事案件，虽为国家公诉，但权利人在前期侵权调查、行政举报等工作中均发挥了作用，作为对商标侵权行为最严厉的打击手段，与商标民事诉讼、行政处罚构成了严密的侵权保护网。打击对象除直接实施生产、销售等侵权犯罪主体，也包括了故意帮助实施侵权犯罪的公司、个人，如上述案件中的场地管理人、装修服务人员等。其工作除聘请调查公司进行市场调查、向执法机关提供举报线索、进行侵权诉讼等外，还注重组建外商投资企业协会优质品牌委员会等组织，通过评选年度知识产权保护十佳案例、两法衔接典型案例等形式提升社会商标保护意识，与执法、司法机关形成一定互动，提升打击侵权行为的意愿。

　　案例二是企业标识涉嫌被抢注并遭起诉后，应诉的案例。该案中，原告通过批量注册，将与维密公司香水香型名称相同的英文文字加上中文翻译、以及相关图形注册为商标，并起诉维密公司关联企业在华销售的香水等产品构成侵权。维密公司未对其香水香型名称在华给予保护，其保护策略存在纰漏的不利状况下，以下应诉策略值得学习。一是积极应诉，确定抗辩策略。维密方针对诉请提出如下抗辩意见：1、被控侵权标识的使用非商标性使用;2、在先包装美术设计著作权在先权利抗辩;3、原告恶意抢注、恶意诉讼抗辩;4、标识使用不会造成产品来源混淆抗辩;5、合法来源抗辩，不应承担赔偿责任。上述抗辩内容环环相扣，涉及了商标侵权抗辩的各主要内容。二是对证据举证极尽详实，针对在先权利列举了商品包装设计图纸、人员声明、公开发布，针对抢注恶意提供了原告无合理理由抢注他人大量商标的记录等内容，证据材料多达几万页，对促成法官内心确信起到了重要作用。三是及时提起商标无效宣告行政程序及诉讼，拆除原告起诉的权利基础。上述案件相关商标亦最终被撤销，佐证了民事案件认定的正确性，亦阻止了相关恶意诉讼的产生。

　　案例三是对商标抢注提起的无效诉讼。我国商标实行在先注册制，乔丹方对中国乔丹公司相关商标提起无效时距商标注册已过多年，公司经营亦形成较大规模，再维权难度较大。乔丹方能在部分案件中最终胜诉，一是对相关程序的足够明晰并予以穷尽。最高院再审前，该案已经商标效力裁决、商评委复议、一审和二审司法程序，最终才在最高院启动的再审程序中博得了机会。二是对实体法律的足够熟悉及充足准备。最高院启动再审程序要求严格，一般需要案件本身具有示范、指导意义。我国对《商标法》第33条中的在先权利定义是概括而模糊的，需要在案例中不断明确。乔丹方抓住了这一点，在明晰相关在先权利的类型、所要达到的效果等角度进行了攻防论证，提供了足以使再审法院更改原审认定的证据，最终实现了案件改判。

　　概括而言，外企在华维权：一是诉讼前即拥有良好的商标保护监控体系，包括建立了总部直属的商标保护部门，完备的商标监控和注册体系，市场调查网络和内部资料留存体系，建立全方位的维权体系。二是诉讼中具有完备的诉讼机制，聘请对相关国家的诉讼制度、实体法律足够熟悉的专业法律团队，针对案件情况制定诉讼策略，有能力进行必要的举证论证。

　　三、我国商标海外维权的借鉴

　　借鉴在华外企相关经验提升我国企业海外维权水平，最直接的是要提升企业商标诉讼的意愿、能力，相应的，企业自身建立和完善商标管理体系和机制，国家、社会亦应给予足够支持。

　　(一)诉讼经验方面

　　1、相关法律的了解。以德国市场为例，在实体法律方面，德国法律和判例对于恶意抢注的成立条件有较详实的区分和阐述，对代理人抢注行为，其要件包括存在代理合同或者类似法律关系，侵权行为即代理人以自己名义进行注册，主观恶意即未经授权人同意;根据判例，同行抢注行为的恶意认定包括抢注人知晓相关商标在境外的注册，以及可以预见商标将在德国使用;储备抢注行为的恶意认定包括抢注人业务领域在于批量注册他人商标，缺乏商标使用意图，目的仅在于向他人转让或授权商标获得收益。在程序法律方面，商标被抢注后，在被抢注商标的注册阶段，代理抢注的被抢注人可以根据规定在商标公布后三个月内提出异议;对于所有恶意抢注，被抢注人可以以恶意作为无效理由申请撤销商标，商标撤销后相关企业即可以以自己的名义再注册商标;代理抢注后已经转让第三人的，可以要求转让给中国企业，但具有三年时效限制;除此之外，德国法律还在反不正当竞争法中规定了可以要求抢注人停止使用并赔偿损失。诉讼策略的制定必然基于对相关法律的足够了解。

　　2、诉讼策略的制定。各国法律虽有不同，但其背后的商标侵权体系和思路是类似的，均是第一步审查商标权利基础，第二步判断商标是否构成侵权，第三步确定相应的法律责任。在对相关国家法律了解的基础上，需聘请专业律师团队分析案情，确立诉讼策略。

　　在应对他人抢注后提起的侵权诉讼时，应着重从商标侵权抗辩角度确定诉讼策略。商标不侵权的常见抗辩事由有：1、使用的商标是自有注册商标抗辩;2、非商标法意义上的商标性使用抗辩，包括了指示性使用即说明商品或服务来源、指示用途等在必要范围内使用他人商标，如正品转售、售后服务、配件组装等，也包括了描述产品本身而非指示商品来源的指示性使用等;3、标识使用不会造成产品来源混淆抗辩;4、在先使用及在先权利抗辩，前者指在权利人注册商标前，已经使用了相关商标，后者指商标注册前他人已获得的著作权、名称权、外观设计专利权、肖像权、姓名权等;5、合法来源抗辩，免除赔偿责任;6、原告恶意抢注、恶意诉讼抗辩。在应对相关诉讼的同时，可以同时对相关商标提起无效、撤销的行政、诉讼程序。

　　对他人发起商标无效的诉讼中，则应着重于自身在先权利的依据，他人抢注商标的恶意和抢注行为的不正当性。

　　3、证据的针对性。在国外提出商标异议或主张权利时，应注重从主观和客观两方面收集证据证明他人的抢注行为在主观上有恶意，客观上有抢注的事实。可以证明主观恶意的证据主要有双方当事人之间的函件往来、产品加工或独家代理合同、索取商标使用费的书面要求和抢注人的公司业务范围等。客观方面的证据主要是中国企业证明有使用该商标在先的证据，包括在商务活动中使用该商标的商务文件、账单、合同、广告、宣传手册、展会证明等。中国企业作为商标持有人在提出异议或权利主张时，要注意举证时间等，尽量一次性提交所有有公信力的证明材料。

　　(二)政策支持和企业管理方面

　　1、国家、社会层面给与维权支持。一是赋予驻海外经商机构协调知识产权保护职能。协调海外维权，包括接受企业关于海外知识产权方面的咨询并提供服务;为企业海外诉讼提供援助服务;定期研究并制定调查报告反映海外维权情况。二是设立海外维权行业协会及分支机构。由相关海外企业作为会员参与，沟通行业保护现状;制定行业保护相关意见，定期向相关部门建议;维权能力较强的大型企业协助中小企业开展维权;与当地知识产权保护部门和其他行业协会建立联系，沟通问题处理方式，畅通媒介。

　　2、引导企业建立完善的商标管理体系。一是专门机构的设立。在企业内部设立总部直属的品牌保护部门;建立完备的商标监控体系，充分利用马德里商标国际注册体系注册商标、防御商标;对相关产品包装、企业名称、装潢等关联的其他权利辅以交叉保护体系;注重留存商业宣传、合作等证据。二是完善商标维权体系。建立行政、民事和刑事多方位的侵权打击体系;聘请当地律师事务所、调查公司建立商标检索体系;注重商业调查在发现侵权及相关诉讼中的价值;与相关市场政府执法机构的良性互动。

　　文章来源：上海知识产权法院

　　【注释】

　　[1]参见赵毅，《在德国或欧盟遭遇商标“恶意抢注”的应对方法》，载于《中华商标》，2011年11月期。

　　[2]参见上海市普陀区人民法院(2015)普刑(知)初字第50号刑事判决书。

　　[3] 参见上海市普陀区人民法院(2015)普民三(知)初字第401-406号民事判决书。

　　[4]参见最高人民法院(2016)最高法行再15、20、25-32号行政判决书。

　　[5]参见中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会《2016-2017年度知识产权保护十佳案例及“两法”衔接典型案例》。

　　[6]参见赵毅，《在德国或欧盟遭遇商标“恶意抢注”的应对方法》，载于《中华商标》，2011年11月期。

　　[7] 参见刘钻扩，《韩国知识产权海外维权措施及其启示》，载于《国际经贸探索》，2008年4月刊。